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Inês Tavares, Consultora Jurídica de PI

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Inês Tavares, Consultora Jurídica de PI

Inês Tavares é Consultora Jurídica de PI na Inventa International, é Licenciada em Direito, Pós-graduada em Direito de Arbitragem e atualmente frequenta o Mestrado em Direito Forense na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa com tese sobre patentes farmacêuticas e arbitragem. A sua prática envolve a internacionalização de direitos de PI e a resolução de litígios para o departamento da África.

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O Novo Código da Propriedade Industrial: O Que Mudou?

A 10 de Dezembro de 2018 foi publicado o novo código português da Propriedade Industrial (doravante CPI). Após a auscultação de vários interessados estamos perante um código que contempla as soluções implementadas pelas novas regulações europeias, algumas alterações a nível processual, mas que a sua estrutura se assemelha bastante ao código anterior. Contudo, por opção do legislador foi decidido revogar o código anterior e promulgar um novo. Este código trata de transpor a Diretiva (EU) n.º 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. Em matéria substancial, diríamos que a Diretiva se assemelha bastante ao novo Regulamento da Marca da União Europeia n.º 2017/1001. A Diretiva (EU) n.º 2016/43, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 Junho de 2016, relativa à proteção de know-how e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais, é também contemplada neste novo diploma legal.   No novo código de Propriedade Industrial o regime de patentes manteve-se relativamente inalterado. Contudo, urge referir algumas alterações. Foi inserida uma nova disposição, nomeadamente no artigo 59º, relativa à titularidade das invenções realizadas em consequência de atividades de investigação por trabalhadores ou colaboradores e de desenvolvimento no seio de uma pessoa coletiva pública. O artigo prevê que, regra geral, a titularidade das invenções acima mencionadas pertencem à pessoa coletiva pública. Não obstante, a pessoa coletiva pública pode transmiti-las ao inventor, podendo reservar para si uma licença de exploração não exclusiva, intransmissível e gratuita. O inventor tem o direito de participar nos benefícios económicos da invenção auferidos pela pessoa coletiva pública, no entanto, estes não tem natureza retributiva ou salarial. No que respeita aos pedidos provisórios de patente (PPP's), dita a norma do art. 63.º n.º 5 que a pesquisa a pedido do requerente deve ser efetuada pelo INPI no prazo de dez meses a contar da data do pedido. No código anterior, este prazo era de 12 meses, o que em algumas situações dificultava o planeamento da estratégia de conversão do PPP em pedido definitivo, bem como da Internacionalização do mesmo, já que o prazo para estas duas opções coincidia. Os inventores gozam agora de, pelo menos, dois meses para delinear a sua estratégia. Já quanto à inserção de matéria nova nos pedidos de patente parece resultar dos arts. 64.º, n.º 1 e 72.º, n.º 3 que as alterações que versem sobre matéria técnica que exceda o que consta no pedido inicial serão desconsiderados, sendo o requerente notificado para proceder à sua regularização, sob pena de ver o pedido indeferido. No novo código é plasmado, agora, o regime da violação indireta da patente, no art. 102.º n.º 3. É ainda clarificado que o titular de uma patente não necessita de impugnar os títulos ou pedir a anulação de patentes infratoras, com data de pedido posterior ao seu, para se opor a todos os atos que constituam violação da sua patente, nos termos do n.º 6 do mesmo artigo. No anterior quadro legal a norma do art. 101.º previa apenas esta possibilidade quando a data de prioridade fosse posterior, vindo agora abranger patentes com data de pedido posteriores. O novo regime dos modelos de utilidade começou por limitar o objeto do pedido, adicionando no art.121.º, n.º alínea e) que os produtos alimentares, ou os seus processos envolventes, encontram-se excluídos. A grande novidade concerne à eliminação dos pedidos de modelos de utilidade sem exame substantivo, sendo agora obrigatório, nos termos do art. 132º a promoção do mesmo oficiosamente pelo INPI. Relativamente aos pedidos já efetuados sem exame, aplicam-se as disposições anteriormente vigentes. O regime de marcas sofreu diversas alterações devido à influência das regulamentações europeias. Desde logo, as marcas já não necessitam de ser representadas graficamente. A nova lei estipula, agora, que devem ser representadas de forma a que seja possível determinar o seu objeto de proteção de um modo claro e preciso. Esta norma, plasmada na regulamentação europeia, pretendeu ir ao encontro à jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia sufragada em diversas decisões, sendo a mais emblemática o Acórdão Sieckmann, de 12 de Dezembro de 2002. Uma outra novidade sagra-se na possibilidade de, em processo de oposição, invocar a falta de uso sério da marca anterior. Caso o reclamante não prove o uso sério ou que existia justo motivo para a falta uso, a reclamação será tida como improcedente. Aos processos de oposição apresentados antes da entrada em vigor do Código objeto de análise, fica excluída a possibilidade de invocação da falta de uso sério no decurso do processo. A alteração do pedido de marca após a sua publicação só pode ser alterado para limitar a lista de produtos ou de serviços e fazer pequenas correções, nomeadamente, ao nome, morada, erros de transcrição, expressão, ou erros manifestos, desde que salvaguardando a essencialidade da marca. A duração da marca, por seu turno, contar-se-á, agora, a partir da data de apresentação do pedido e não da sua concessão, nos termos do art. 247º. Os registos de marcas e logótipos concedidos antes da entrada em vigor da nova lei gozam de um regime transitório que estabelece que o prazo de duração conta-se a partir da concessão, conforme estipulava o código anterior. Contudo, os prazos para as renovações subsequentes contar-se-ão de acordo com a nova previsão normativa. Com o novo código, as marcas coletivas e as marcas de certificação ou garantia, passam a ter um regime jurídico mais denso, adequado às especificidades destas figuras jurídicas. As marcas registadas por má-fé, de acordo com a norma vertida pelo art. 259.º n,º 1, em articulação com o art. 231.º n.º 6, estão sujeitas ao regime de nulidade. Outra grande alteração introduzida pelo novo Código da Propriedade Industrial tem que ver com o regime geral da nulidade e anulabilidade, nomeadamente, de registos de desenhos ou modelos, de marcas, de logótipos, de denominação de origem, de indicações geográficas e de recompensas, de acordo com o artigo 34.º. Ora, a declaração de nulidade e de anulação destas deixa de poder resultar apenas de decisão judicial e passa a poder ser proferida pelo INPI, com a ressalva de que a invocação não resulte de um pedido reconvencional. A disposição entrará em vigor 30 dias após a publicação do diploma. Contudo, e de acordo disposição transitória do art. 10.º, aos prazos para pedidos de anulabilidade que se encontrem a decorrer na entrada em vigor deste novo complexo normativo e às ações de nulidade e anulação já intentadas no Tribunal da Propriedade Intelectual, aplicam-se as normas anteriormente vigentes.     Entendemos que esta medida foi tomada tendo presente a intenção do legislador em simplificar os processos, torná-los menos onerosos para as partes envolvidas e, para além do mais, para resolver - pelo menos em parte - o vasto assoberbamento que se faz sentir no Tribunal da Propriedade Intelectual. Quanto a esta importante novidade, fica por determinar em que termos o INPI irá colocar em prática o regime já no próximo ano de 2019. Por último, com a transposição da Diretiva (UE) 2016/943, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho, relativo à proteção do Know-how e segredos comerciais, é consagrado, agora, um regime jurídico com importantes alterações substantivas e processuais, no sentido de destinar aos segredos de negócio uma tutela acrescida. Quanto a esta matéria, a grande novidade é, de facto, a sua autonomização, afastando-se assim do regime da concorrência desleal através de um quadro normativo específico vertido no Título III, no Capítulo 2. A nova lei vem impor limites à tutela dos segredos comerciais, concretizando em que circunstâncias a sua aquisição, utilização e divulgação constituem um acto lícito. A nova lei prevê, de forma explícita, a confidencialidade dos segredos comercias em processos judiciais, de acordo e nos termos do art. 352.º, sendo certo que este se encontra passível de ceder perante a aplicação do princípio da audiência pública. Também quanto às medidas de preservação de prova se estabelecem regras específicas para o segredo comercial, nomeadamente, a possibilidade de serem accionados mecanismos para a preservação urgente eficaz das provas de uma alegada violação, art. 340.º. Já a norma vertida no art. 351.º impõe limites à deferição, pelo Tribunal, de tais medidas. As normas relativas aos segredos comerciais entram em vigor a 1 de janeiro de 2019. Numa última nota cumpre referir que é igualmente alterada a lei nº 62/2011 de 12 de dezembro, nomeadamente, os litígios emergentes da invocação de direitos de Propriedade Industrial, incluindo os procedimentos cautelares, relacionados com medicamentos de referência passam a poder ser sujeitos a arbitragem voluntária, revogando-se o anterior regime da arbitragem necessária para este tipo de litígios. O novo Código da Propriedade Industrial entrará em vigor 30 dias após a sua publicação.

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