Guia inicial para registo de marcas a nível internacional

Registar uma marca a nível internacional poderá ser, prima facie, uma tarefa simples para as empresas que pretendem proteger a sua marca em diversos países. No entanto, os empresários deverão ter alguns conhecimentos prévios e cuidados na definição na estratégia de internacionalização do registo da marca.

Marca internacional – Protocolo de Madrid

A forma mais simples de efetuar um pedido de registo a nível internacional passa pela apresentação de um pedido de registo internacional ao abrigo do Protocolo de Madrid, gerido pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual.

Este sistema de registo internacional cobre 124 países (agosto de 2021) e tem a vantagem de ser possível cobrir todos estes países com apenas um pedido, o que permite reduzir a burocracia e os custos tipicamente associados a um processo de internacionalização. Passados 10 anos de vigência da marca, a renovação também é tratada de forma centralizada.

Países que fazem parte do Sistema de Madrid [Fonte: WIPO, © design Inventa International]

Para efetuar o pedido de marca internacional é necessário que haja uma marca de base no país de origem do requerente da marca e que este país faça parte do Protocolo de Madrid. O formulário deverá ser entregue no Instituto Nacional de Propriedade Industrial do país de origem do requerente.

Por exemplo, um requerente moçambicano deverá efetuar o pedido junto do IPI – Instituto de Propriedade Industrial Moçambicano; já um requerente português poderá fazer o pedido junto do INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial ou no EUIPO – Instituto da União Europeia de Propriedade Intelectual, consoante a marca base seja portuguesa ou da União Europeia.

Um requerente de um país que não faça parte do Protocolo de Madrid (Angola, por ex.) poderá ainda assim recorrer à marca internacional caso tenha residência num país que faça parte do Sistema de Madrid ou, no caso de uma empresa, caso tenha um estabelecimento num país do Sistema de Madrid.

No entanto, os empresários deverão ter presente que a marca internacional é, no fundo, um feixe de registos nacionais, uma vez que são sempre aplicados os critérios de exame conforme definidos pela Lei dos países designados. Assim, uma marca internacional que designe o Canadá, a China e os EUA, poderá ser aprovada apenas no Canadá e na China e rejeitada nos EUA.

Segundo dados do USPTO – United States Patent and Trademark Office (Q3 2021), 97,3% das marcas rececionadas pelo USPTO pela via da marca internacional são alvo de, pelo menos, uma recusa provisória, muitas vezes por questões formais relacionadas com a classificação dos produtos/serviços. A resposta a estas notificações encarece o processo de proteção, já que será necessário contar com o contributo de um representante autorizado perante o USPTO.

Marcas regionais

Uma forma de simplificar o processo de internacionalização de uma marca, passa pelo recurso aos registos regionais, i.e., um pedido de marca nestas organizações regionais cobre diversos países de uma única vez. Por outro lado, o número de marcas que potencialmente podem entrar em conflito, pode suscitar dificuldades acrescidas durante o processo de exame e oposição da marca.

Destacam-se os seguintes sistemas regionais:

• UE - União Europeia (27 países),
• Benelux (3 países),
• OAPI - Organização Africana de Propriedade Intelectual (17 países da África Ocidental e Central),
• ARIPO - Organização Regional Africana de Propriedade Intelectual (11 países da África Oriental).

Marca nacionais

Por outro lado, caso um país não faça parte, nem do Protocolo de Madrid, nem de qualquer outro acordo regional de registo de marcas, a única possibilidade será o registo diretamente junto do Instituto Nacional do país onde se pretende obter proteção.

Assim, em diversos países da América Latina ou África será necessário efetuar um “registo nacional”, como por exemplo, Argentina, Angola ou Costa Rica, entre muitos outros.

Acresce que, dependendo de circunstâncias especificas da marca a proteger, tais como, existência de marcas anteriores em conflito ou a necessidade de maior personalização dos pedidos não permitida pela via internacional, poderá até ser útil recorrer diretamente aos registos nacionais diretos.

Os registos nacionais são tipicamente mais caros, já que é necessário recorrer a representantes autorizados pelos Institutos locais ou porque poderá ser necessário efetuar legalização de documentos para submeter o pedido de registo da marca.

Avisos (cautionary notices)

Existem ainda alguns países que não aprovaram leis de propriedade industrial ou não criaram institutos nacionais que regulem o registo de marcas.

Neste grupo de países, inclui-se Timor-Leste, as Maldivas ou certos territórios insulares do Pacífico.

Para contornar esta situação, é aconselhado que seja publicado um aviso (cautionary notice) num jornal de grande circulação nacional, informando o público da titularidade da marca e das consequências pela utilização indevida da marca. É ainda possível que as publicações possam ser usadas como uma forma de garantir um acesso prioritário ao sistema de registo assim que seja criado um Instituto de Propriedade Industrial, tal como aconteceu recentemente no Myanmar.

Manutenção, renovações e vigilância

Certos países exigem a apresentação de atos intermédios de manutenção da marca, normalmente 5 anos após o registo inicial.

Países como Cabo Verde ou Moçambique exigem a apresentação de declarações de intenção de uso, que embora se trate de uma mera formalidade, poderá perigar a validade da marca, caso o ato não seja cumprido. Nos EUA, é mesmo exigida a apresentação de provas de uso para que a marca se mantenha em vigor.

Ao fim de 10 anos de vigência, é importante relembrar que a marca deverá ser renovada para que se mantenha válida por mais 10 anos. Caso a internacionalização não seja feita através de Agentes Oficiais de Propriedade Industrial com sistemas automatizados, deverão ser criados mecanismos de controle para que os prazos legais não sejam ignorados.

Deverá ainda ser ponderada a contratação de serviços de vigilância de marca, que avaliam as publicações de marcas similares nos boletins oficiais dos países onde a marca foi protegida. Tal é especialmente importante em países onde os Institutos Nacionais não efetuam um exame por marcas anteriores e deixam essa tarefa para os titulares das marcas.