Adidas perde batalha das 3 listas

O caso remonta a 2014 quando, o famoso produtor alemão de artigos desportivos, sob propósito de alargar do escopo de proteção da sua mundialmente conhecida e já registada marca com o sinal das três listas inclinadas, procede com sucesso ao registo da marca figurativa junto do Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), composta por três listas iguais e descrita no seu pedido de registo com uma figura de como três tiras equidistantes paralelas da mesma largura aplicadas ao produto em qualquer direção, para identificar peças de roupa, calçado e chapéus na União Europeia.

Contudo, em 2016, devido a um pedido de nulidade apresentada pela empresa belga Shoe Branding Europe (empresa que mantém uma disputa de longa data com a Adidas e viu no passado a sua marca figurativa de duas listas ser recusada por semelhanças com a marca da Adidas, ainda que estivessem inclinadas na direção oposta), a EUIPO anulou o registo da referida marca ao considerar que esta carecia do necessário caráter distintivo, tanto intrínseco como adquirido pelo uso.

Segundo a EUIPO, a Adidas não conseguiu demonstrar que tinha adquirido em toda a União Europeia um caráter distintivo pelo uso da sua marca, tendo a empresa Alemã apelado dessa decisão no Tribunal Geral da União Europeia, que negou o recurso.

A Adidas necessitava de demonstrar que a figura das três listas paralelas inclinadas para qualquer direção, que pretendia registar como marca, havia adquirido distintividade em todo o território da União Europeia, devido ao seu uso por parte da empresa e que os consumidores associavam imediatamente os produtos identificados pelas três listas como sendo provenientes da Adidas, sendo possível a sua distinção dos produtos de outras empresas.

O Tribunal, com sede no Luxemburgo, contrariou a argumentação da Adidas defendendo que não se trata de uma marca de padrão, composta por uma série de elementos que se repetem regularmente, mas de uma marca figurativa comum. Acrescentando, ainda, que também não se pode ter em conta as diferentes formas de uso que se afastam das caraterísticas essenciais do desenho da marca (listas pretas contra o fundo branco), como a sua combinação de cores.

Finalmente, o Tribunal também sustentou que a Adidas não provou que a marca em causa tivesse sido utilizada em todo o território da União Europeia e que tenha adquirido, em todo esse território, carácter distintivo através do uso que foi feito do desenho da marca, considerando que as provas apresentadas pela Adidas, em certa medida, são apenas relevantes para cinco Estados-Membros e que não podem, no caso presente, ser extrapolado para todo o território da União Europeia.

Este caso alerta para duas situações a ter em consideração no futuro:

1. As provas de uso para demonstrar a aquisição do carácter distintivo

2. A delimitação territorial Europeia para a aquisição do carácter distintivo

1. As provas de uso para demonstrar a aquisição do carácter distintivo

Um dos requisitos para o registo de marcas é a sua capacidade de se distinguir dos demais intervenientes no mercado, no entanto, o registo de uma marca que é composta unicamente por elementos genéricos ou descritivos não será necessariamente inviável, desde que, se demonstre que o sinal, através do seu uso, adquiriu suficiente capacidade distintiva. Ou seja, mediante a sua utilização efetiva no mercado, uma marca que apenas alude à espécie ou a características de um produto ou serviço, pode converter-se numa referência capaz de permitir cabalmente ao consumidor reportar esses produtos ou serviços à sua origem empresarial, cumprindo, assim, a função distintiva essencial para as marcas.

Apesar de ser sempre necessária uma apreciação casuística, não basta que o interessado indique que a marca é utilizada, sendo imprescindível provar que o consumidor médio reconhece a marca como identificadora dos produtos ou serviços pertencentes a uma única entidade.

Sendo essencial que se evidencie claramente que a figura da marca que se pretende registar é a figura que é utilizada (e não variações diferentes do desenho), também deverá ser demonstrado a duração da marca em questão (quanto mais tempo for utilizada, maior a probabilidade de ter adquirido o caracter distintivo), o grau de divulgação (campanhas de marketing, anúncios publicitários, etc), o volume de receitas associadas à marca (faturação que revele lucros elevados pode indicar que o publico reconhece determinado sinal como marca) ou pareceres de associações comerciais e sondagens a consumidores.

2. A delimitação territorial Europeia para a aquisição do caracter distintivo

Em relação ao âmbito territorial necessário para se considerar que uma marca adquiriu caracter distintivo será sempre feita uma consideração ao caso concreto, não sendo possível delimitar um critério fechado.

No entanto, atendendo ao caso concreto, seria de exigir que uma marca com a dimensão da Adidas apresentasse a aquisição do carácter distintivo em mais do que cinco países. Contudo, em situações para determinar o prestígio das marcas o Tribunal de Justiça já considerou que a Áustria (processo “PAGO”) seria uma parte substancial do território da União Europeia para considerar como marca de prestígio em toda a União Europeia.

A Adidas poderá recorrer desta decisão no Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), dentro do prazo de dois meses, sendo que, deverá apresentar mais provas de que as três listas constituem um sinal distintivo dos seus produtos em toda a Europa, caso pretenda vencer a próxima batalha judicial para a proteção desta marca.