As taxas de manutenção intermédias dos registos internacionais e as suas especificidades

Quando um titular tem a intenção de registar a sua marca através da via internacional, é importante designar as jurisdições onde pretende efetivamente utilizar o seu registo, de forma a expandir o seu âmbito geográfico de proteção.

É importante notar que as taxas de renovação dos registos internacionais são devidas de 10 em 10 anos a partir da data de registo internacional pelo mandatário dos processos junto da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

Não obstante, é também essencial que o titular esteja ocorrente de que, ao escolher esta via de proteção, a marca em questão passará a estar sujeita à legislação nacional de cada país designado, sendo que, em certas jurisdições, para além do pagamento centralizado no Instituto internacional, haverá também taxas intermédias de manutenção a ter em conta – são elas a Declaração de Intenção de Uso (DIU) ou a Declaração de Uso (DU), terminologia que varia consoante as jurisdições - que deverão ser pagas junto dos Institutos nacionais, por um mandatário local.

Assim sendo, é fundamental nomear mandatários que possam representar a(s) marca(s) em apreço junto dos Institutos nacionais onde este regime é aplicável.

A apresentação destes atos é o que garante a manutenção dos registos e o que lhes permite impedir que qualquer interessado explore marcas iguais ou semelhantes às suas.

Atualmente, os países signatários do Protocolo de Madrid sujeitos à apresentação de taxas de manutenção intermédias são os seguintes:

• Camboja;
• Estados Unidos da América;
• Filipinas;
• México;
• Moçambique.

No entanto, esta lista poderá ser expandida em breve, uma vez que Cabo Verde depositou o instrumento de adesão ao Protocolo de Madrid em 6 de abril de 2022 e é um país que requere apresentação de DIU.

O Código de PI de Cabo Verde está em processo de revisão e é possível que a figura da DIU possa eventualmente ser extinta, como aconteceu, por exemplo, com Portugal em 2008.

Falando das especificidades destas taxas, é importante entender que, em alguns países, não é exigida a prova de uso quando o ato é apresentado atempadamente, como acontece em Moçambique.

Nesta jurisdição, e caso Moçambique faça parte da designação inicial do registo internacional, as DIU devem ser apresentadas a cada 5 anos após a data do pedido internacional “podendo ser apresentada dentro de um ano, isto é, entre os 6 meses antes e os 6 meses após o 5.º aniversário do pedido internacional”. Caso o requerente designe este país numa fase ulterior, a primeira DIU deve ser apresentada 5 anos a partir da data de designação subsequente e as posteriores a cada 5 anos a partir data de pedido da marca internacional, sendo concedido um período de 12 meses para apresentação do ato.

Caso o requerente não apresente a DIU atempadamente, a marca fica sujeita a declaração de caducidade, mediante pedido de qualquer interessado. Contudo, se não tiver sido apresentado um pedido de cancelamento por não utilização, nem tiver sido declarada a caducidade do registo, o mesmo manter-se-á válido mediante apresentação de prova de uso junto do Instituto moçambicano.

Por outro lado, em países como o Camboja, EUA e Filipinas, a prova de uso é obrigatória e deve ser apresentada junto dos respetivos Institutos. A não apresentação dessa prova resultará na caducidade do registo. Já no México, esse registo de uso não é obrigatório, mas é aconselhável.

No Camboja é ainda possível apresentar uma prova de não-uso de forma a impedir que o titular perca o direito sobre a sua marca quando confrontado com um pedido de caducidade por parte de terceiros. Assim, o requerente deverá preencher um formulário afirmando que a mesma não foi utilizada devido a circunstâncias excecionais, por exemplo, devido aos desafios que surgiram em tempo de pandemia, e que não é da sua intenção não utilizar ou abandonar a mesma.

Esta prova de uso ou de não-uso deve ser apresentada inicialmente entre o 5º e o 6º aniversário a partir da data de registo e posteriormente a cada cinco anos após a data de renovação do registo internacional.

Quanto aos EUA, e à semelhança do que acontece no Camboja, a DU é também devida inicialmente entre o 5º e o 6º aniversário da data de concessão da marca e posteriormente a cada 10 anos, novamente a contar a partir da data de concessão nos EUA.

Já no que diz respeito às Filipinas, a prova de uso deve ser apresentada inicialmente nos primeiros três anos após a data do registo internacional ou da data da designação subsequente da jurisdição. De seguida, uma segunda declaração deve ser apresentada cinco anos após a data de concessão de proteção nas Filipinas e novamente de cinco em cinco anos após cada renovação do registo internacional.

Por fim, no que respeita ao México, de acordo com as alterações introduzidas à Lei da Propriedade Industrial mexicana em 2018, a Declaração de Uso de um registo internacional deverá ser apresentada em duas fases distintas:

1.) 3 meses após o terceiro aniversário da concessão do título – isto é aplicável apenas e só para as marcas que tenham sido registadas após 10 de agosto de 2018, que foi quando a lei mexicana foi atualizada;

2.) 3 meses após a notificação de renovação emitida pela OMPI, sendo apresentada em simultâneo com a renovação do registo internacional que acontece de 10 em 10 anos. O requerente deverá mencionar os bens e/ou serviços que pretende proteger, pois o âmbito da proteção continuará exclusivamente para os bens/serviços que forem declarados aquando da Declaração de uso.

É de suma importância que os titulares dos registos internacionais estejam a par destas particularidades e que adotem uma estratégia defensiva através de uma submissão atempada, tanto das taxas de renovação junto da OMPI, como das taxas intermédias junto dos Institutos nacionais para manterem os seus direitos vigentes.