Tribunal Europeu Dissipa as Dúvidas: Licensas não Registadas podem ser aplicadas

O caso que opõe um particular contra a empresa alemã Breiding mbH ainda está fresco. Este caso foi o resultado de um pedido de decisão prejudicial sobre a interpretação do artigo n.º 23 (1) do Regulamento ( CE ) n.º 207/2009, de 26 de Fevereiro de 2009 sobre a marca comunitária (doravante denominada "Comunidade regulamento da marca").

Mais especificamente, desde 2011, Breiding mbH tem sido o titular de uma licença relativa à marca comunitária "ARKTIS". Apesar de se estipular a possibilidade de processar judicialmente contra terceiros, a licença nunca foi registada no Instituto de Harmonização no Mercado Interno. Depois de ter notado que a sua marca licenciada estava a ser falsificada, Breiding realizou uma ação contra o infrator. Não obstante a prova de infração, o tribunal nacional decidiu suspender os procedimentos e questionar o Tribunal de Justiça da UE (de agora em diante, TJUE) se, de acordo com o artigo 23.º n.º 1 do Regulamento da Marca Comunitária, um procedimento de infração só será aceite se a marca for registada junto do Instituto.

Nas suas conclusões, TJCE decidiu que a falta de registo de licença só poderá ter um efeito impedindo a dependência de todos os terceiros vis-à-vis. Neste sentido, uma licença não registada não deve impedir um processo de infração, desde que o licenciado tenha uma autorização do contraditório para o fazer.

Com efeito, nos termos do regulamento da marca União Europeia, não existe nenhuma disposição semelhante para as atribuições de marca que, de acordo com o artigo n.º 17 (1) do regulamento sobre a marca comunitária, afirma que "enquanto a transferência não tenha dado entrada no Instituto, o sucessor não pode invocar os direitos decorrentes do registo da marca comunitária". Então, só neste último caso particular, o registo de uma cessão tem implicações sobre a sua validade legal. Em relação às licenças de marcas, o registo só vai servir para fornecer publicidade e execução contra terceiros de boa fé que tenham adquirido direitos sobre a marca licenciada legalmente mantidos, não descartando efeitos inter-partes.

Com esta decisão, o TJCE tem dissipado todas as dúvidas que surgiram a partir das normas europeias, evitando erros de interpretação entre os países da União Europeia.
Na verdade, os efeitos do registo de uma licença pode variar de país para país. Olhando para todas as jurisdições, podemos identificar dois sistemas principais:

• Registo de licenças como requisito de validade da licença propriamente dita;

• Registo de licenças como a exigência de execução contra terceiros de boa-fé;

O primeiro sistema tem implicações para a validade da licença. A incapacidade de gravar uma licença tornará a licença inválida. Apesar de não ser uma ocorrência comum na maioria das jurisdições em todo o mundo, ainda está prevista em algumas jurisdições, enquanto que existe uma insegurança jurídica em outros.

O segundo sistema é o mais comum. Isso significa que a licença não será oponível a terceiros que não estejam a par de sua existência. Apesar de algumas partes interessadas pedindo a sua abolição, afirmando que neste sistema é necessário registar a licença em vários países, tornando-se caro e burocrático, legalmente, gostaríamos de dizer que este é um mal necessário. Em primeiro lugar, não registando uma licença pode colocar a própria marca em perigo, uma vez que o uso pelo licenciado pode não se assegurar em benefício do proprietário e o registo de marca torna-se vulnerável para o cancelamento devido à falta de uso. Em segundo lugar, acabando com o sistema de gravação de licenciamento, poderia-se prejudicar injustamente a posição de terceiros. Como em direitos reais, os terceiros de boa fé devem ser protegidos e, a nesta perspetiva, tornando públicos os atos de transmissão é essencial. Quando envolvido em negociações, os terceiros devem ter a certeza da situação legal de seu direito .