A sola vermelha de Louboutin - Marca de Cor ou de Forma?

O famoso processo judicial entre Christian Louboutin e Van Haren Schoenen, no Tribunal de Primeira Instância de Haia, Holanda, no qual a validade da sola vermelha de Louboutin enquanto marca está a ser posta em causa, sofreu um retrocesso.

O Tribunal de Primeira Instância de Haia apresentou um pedido de decisão prévia ao TJUE, e Maciej Szpunar, o advogado-geral, emitiu um parecer relativamente ao caso de 22 de junho de 2017.

A discussão assenta na definição do artigo 3(e)(iii) da Diretiva 2008/95/EC, que determina que uma marca registada poderá ser declarada nula se o seu sinal consistir exclusivamente na forma que atribui valor substancial aos produtos.

A questão de a cor poder estar incluída na definição de forma será facilmente resolvida depois de 14 de janeiro de 2019, data em que a Diretiva 2015/2436/EU entra em vigor, considerando que o artigo 4 (1)(e) da nova Diretiva irá determinar que uma marca registada poderá ser declarada nula se o seu sinal consistir exclusivamente na forma, ou noutra característica, que atribua valor substancial aos produtos.

Não obstante, a questão levanta-se atualmente, portanto, a resposta relativamente ao facto de a cor ser uma forma, para efeitos do artigo 3(e)(iii) da Diretiva 2008/95/EC, nomeadamente, se a noção de forma, nas diferentes versões da Diretiva assumida pelos países (‘Form’, ‘vorm’ e ‘forme’ , nas versões em Alemão, Holandês e Francês) é limitada a três produtos dimensionais, especificamente as dimensões, o volume e os seus contornos; ou se, pelo contrário, inclui dois produtos dimensionais, tais como a cor e a forma.

 A resposta a esta questão irá determinar se a marca da sola vermelha de Louboutin será inválida. Se o Tribunal de Justiça considerar que a cor é uma forma, dentro dos efeitos da Diretiva, a marca fica abrangida pela disposição do artigo 3(e)(iii), devendo ser declarada inválida.

Por agora, o Advogado-Geral defende que a redação da nova Diretiva, nomeadamente “a forma, ou outra característica dos produtos”, não representa uma alteração da lei, uma vez que é uma clarificação da lei já existente.

Para além disso, é mencionado que “a análise se refere exclusivamente ao valor intrínseco da forma, não devendo ser tida em conta a atratividade dos produtos, procedente da reputação da marca, ou do seu titular”, e que o “Artigo 3 (1)(e)(iii) (…) deverá ser interpretado como passível de ser aplicado a um sinal que consista na forma de um produto e que requeira proteção de uma determinada cor. O conceito de uma forma que ‘atribui valor substancial’ aos produtos, significando que essa disposição se relaciona apenas ao valor intrínseco da forma e que não permita que a reputação da marca, ou do seu titular sejam tidos em consideração.”

Estas parecem ser más notícias para Louboutin e, caso o TJUE siga a opinião do Advogado-Geral, o designer Francês terá de enfrentar a invalidade da marca da sola vermelha em Benelux.